Die Anmeldung einer Marke steht für viele Gründer am Anfang der eigenen geschäftlichen Tätigkeit (zu Recht). Doch selbst wer vor der eigenen Anmeldung sorgfältig recherchiert hat, kann sich einen Widerspruch von dem Inhaber einer älteren Marke einfangen. So ein Widerspruch kann ein herber Rückschlag in der Anfangsphase sein. Deshalb ist eine planmäßige Vorgehensweise wichtig.
Was kann passieren?
Der Widersprechende hat sich entschieden, gegen die Marke vorzugehen, weil er der Ansicht ist, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen seiner eigenen und der jüngeren Marke besteht. Ob das zutrifft, hängt entscheidend davon ab, wie ähnlich sich die beiden Marken und die jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind.
Wenn sich die Marken und alle Waren und Dienstleistungen ähnlich sind, wird die angemeldete Marke komplett gelöscht. Gewinnt der Markenanmelder, so wird der Widerspruch zurück gewiesen. Die Entscheidung über den Widerspruch kann auch zwischen diesen beiden Extremen liegen. Die Marke wird dann nur teilweise – für einen Teil der Waren und Dienstleistungen – gelöscht.
Der Ausgang des Widerspruchsverfahrens kann also im schlimmsten Fall den Totalverlust der eigenen Marke bedeuten. Es besteht dann aber noch ein weiteres Problem: wenn die Marken verwechselbar ähnlich sind, liegt in der geschäftlichen Tätigkeit des Anmelders möglicherweise eine Verletzung der Marke des Widersprechenden! Die Konsequenzen einer Markenverletzung sind wesentlich drastischer als die eines Widerspruches (Unterlassung, Schadensersatz). Ob eine Markenverletzung vorliegt, sollte also umgehend geprüft werden.
Also:
Worst Case = Marke weg, Verletzung der Marke des Gegners
Best Case = Widerspruch ist unbegründet, Marke eingetragen
Erfolgsaussichten ermitteln
Da offenbar die möglichen Ausgänge des Verfahrens einen entscheidenden Einfluss auf den geschäftlichen Erfolg haben können, muss sich jetzt eine Analyse der Erfolgsaussichten anschließen.
Wer gewinnt hängt unter anderem davon ab, wie ähnlich sich die Marken und die für die Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind. Klar ist, dass es kein Problem gibt, wenn die Marken sich überhaupt nicht ähnlich sind. In so einem Fall wird aber auch selten ein Widerspruchsverfahren geführt. Normalerweise wird darüber gestritten, ob die Ähnlichkeiten von Marken und Waren stark genug sind, dass eine Verwechslungsgefahr angenommen werden kann.
Die Beurteilungsgrundsätze für die Verwechslungsgefahr und die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen sind komplex und werden ständig durch die Rechtsprechung fortentwickelt. Daher ist es für einen markenrechtlichen Laien unmöglich, die Erfolgsaussichten selbst einzuschätzen. Mit Bauchgefühl kommt man nicht weiter. Aufgrund der Komplexität und aufgrund des bestehenden Bewertungsspielraums kann selbst ein erfahrener Anwalt nicht mit letzter Sicherheit den Ausgang eines Widerspruchsverfahrens vorhersagen. Die Ämter und Gerichte überraschen immer wieder mit schwer nachvollziehbaren Entscheidungen. Umso interessanter ist es bei unklaren Erfolgsaussichten, eine Einigung mit der Gegenseite zu erzielen.
Strategie entwickeln
Was ist das Ziel des Markenanmelders und wieviel Geld steht ihm für das Widerspruchsverfahren zur Verfügung? Wer über ein kleines Budget verfügt, muss möglicherweise eher über eine Einigung nachdenken. Vielleicht ist auch die Anmeldung einer neuen, anderen Marke wirtschaftlich sinnvoller als der Kampf für die angemeldete Marke.
Wie wichtig sind die verschiedenen Waren und Dienstleistungen im eigenen Warenverzeichnis? Kann auf bestimmte Waren verzichtet werden, die besonders starke Ähnlichkeit mit denen der Gegenseite aufweisen und (noch) nicht im eigenen Sortiment sind? Dann wäre die Einschränkung des Warenverzeichnis’ ein Angebot an die Gegenseite, mit dem sich der Streit vielleicht bereits beilegen lässt.
Die Möglichkeiten sind vielfältig. Viele Widersprüche können durch Verhandlung mit dem Widersprechenden schnell geklärt werden, denn häufig sind die beteiligten Parteien keine Konkurrenten. Die Überschneidungen im Warenverzeichnis sind oft nur zufällig.
Ist es wahrscheinlich, dass die Gegenseite gewinnt, so sollte über ein Entgegenkommen nachgedacht werden. In so einem Fall kann eine sogenannte Abgrenzungsvereinbarung mit der Gegenseite geschlossen werden. Die Vereinbarung enthält dann Regelungen dazu, wie der Markenanmelder sein Warenverzeichnis beschränkt und in welchem Umfang der Widersprechende die Eintragung und Nutzung der jüngeren Marke toleriert. Schwierig wird eine Einigung allerdings, wenn die Gegenseite tatsächlich ein Konkurrent ist.
 

Fazit
Wer sich einen Widerspruch einfängt, muss den Kopf nicht in den Sand stecken. Als Reaktion sollte an erster Stelle eine Prüfung der Erfolgsaussichten stehen. Im Anschluss ist es wichtig, die nächsten Schritte festzulegen. Einlenken? Verhandeln? Kämpfen?
Die Entscheidung über das weitere Vorgehen sollte auf keinen Fall auf die lange Bank geschoben werden. Das Amt setzt den Beteiligten Fristen und es ist unangenehm, unter Zeitdruck wichtige Entscheidungen zu treffen.
Sehr viele Widerspruchsverfahren werden durch Einigung beigelegt. Die Einigung ist kostengünstig und jeder kann sich auf sein Geschäft konzentrieren. Aber auch nach Eintragung der Marke sind viele Dinge zu beachten (Markenpflege)!
Um die Gefahr von Widersprüchen von vornherein zu vermeiden, sollten ein paar Dinge beachtet werden (siehe hier).
Über den Autor
Der Autor ist Patentanwalt in der Kanzlei Fuchs Patentanwälte Partnerschaft in Frankfurt am Main. Seine Spezialgebiete sind die Anmeldung und Durchsetzung von Marken, Geschmacksmustern und Patenten, insbesondere im Bereich der Pharmazie, Life Sciences und Chemie.